BITÁCORA LEGAL
Para dar respuesta a tal interrogante, conviene tener en consideración lo siguiente: Marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, la cual debe ser distintiva por sí misma, lo que significa que la marca posea un carácter de originalidad suficiente, que permita identificar los productos o servicios a que se aplica, en oposición a los de la competencia. Por ejemplo, si vendo jabones, mi marca debe distinguirlos de los jabones de mis competidores.
La finalidad de que una marca sea lo suficientemente distintiva radica, por una parte, en evitar que el consumidor caiga en confusiones al momento de tener frente a sí dos o más marcas que amparan los mismos o similares productos o servicios y que, de esta manera, se encuentre en posibilidad de elegir aquél que satisfaga sus gustos o necesidades. Por otra parte, tiene como objeto que el fabricante o proveedor de los productos y servicios sea reconocido por las características de los mismos, lo que le permite posicionarse en el mercado sin que otros se aprovechen de la fama y reputación adquiridas.
Por ello, la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Dicho riesgo de confusión se presenta en dos vertientes:
Es importante señalar que para estimar actualizada la causa de improcedencia registral, deben actualizarse ambos supuestos, pues de lo contrario, las marcas en cuestión podrán coexistir en el mercado.
Resulta evidente que si los signos son diferentes, aunque se trate de los mismos productos, no surge problema alguno; sin embargo, cuando se trata de signos similares o idénticos, resulta importante determinar si los productos o servicios que amparan son o no similares o idénticos, pues de ser así, constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, o bien, una violación al titular de la marca registrada en primer tiempo.
Respecto del riesgo de confusión de marcas por la identidad o similitud en los signos (punto número 1), la doctrina y jurisprudencia han desarrollado una serie de elementos a considerar en relación con los aspectos fonético, gráfico e ideológico o conceptual, a partir de los cuales se determina si existe o no posibilidad de confusión.
Sin embargo, la producción jurisprudencial relacionada con el principio de especialidad marcaria no es tan amplia, sino que resulta considerablemente escasa.
El principio de especialidad establece que al otorgarse un registro marcario, éste ofrece protección para los productos o servicios para los cuales se concedió –con excepción de las marcas notoriamente conocidas–, por lo que existe la posibilidad de que coexistan en el mercado signos marcarios idénticos o similares, siempre y cuando se refieran o protejan productos o servicios distintos, respecto de los cuales no se genere confusión.
Claro ejemplo de ello es la marca IBERIA para distinguir el producto margarina y la diversa marca IBERIA para proteger el servicio de transportación aérea.
En algunos casos, resolver si existe similitud entre los productos o servicios que amparan diversos signos marcarios será una tarea fácil, sobre todo cuando los productos o servicios sean evidentemente distintos –en el caso de turbinas de avión vs alimentos; servicio de banquetes vs ropa infantil–. La labor se complica cuando se trata de determinar la existencia o no de similitud respecto de productos o servicios que guardan una mayor relación en cuanto a su género o especie, como en el caso de distintos productos de cómputo, distintos tipos de alimentos, bebidas, etcétera.
Es por ello que para efectuar el análisis correspondiente, es factible atender a criterios relacionados con elementos propios de los productos o servicios, así como a los fines que persiguen, pues no debe perderse de vista que se trata de satisfactores que, finalmente, el público consumidor identifica y relaciona con la necesidad específica para la que son creados y, por tanto, la conexidad en las necesidades que satisfacen, así como la materia prima de los productos y el público al que están dirigidos; deben considerarse elementos que evidencian la posibilidad de que exista o no la confusión.
Tales criterios son los siguientes:
i) Naturaleza. Se refiere al examen físico de los productos o servicios, para lo cual se atiende a su composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor desde una perspectiva comercial. Este criterio se refiere a lo que puede advertirse a simple vista, respecto de los productos o servicios materia de análisis, un motor de combustión interna y una bañera son, a simple vista, productos de naturaleza distinta.
ii) Destino. Es el uso previsto para los productos y servicios, excluyendo cualquier uso accidental que pueda dárseles. Este factor pone de manifiesto, la necesidad que pretende satisfacer o el problema que busca resolver; lo que resulta sumamente importante, pues es precisamente ésta la razón por la que el público consumidor busca determinado producto y no otro. Ejemplo de ello serían signos que amparan jabón, uno para trastes y otro medicinal; el uso que se da a cada uno de ellos es distinto pues están destinados a satisfacer necesidades diversas.
iii) Carácter de competidor/intercambiable. Se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro a fin de satisfacer la misma necesidad. Constituye un criterio básico para determinar la existencia o no de similitud, pues en la medida en que un bien compita con otro para satisfacer una necesidad, o bien, satisfagan la misma sin tratarse del mismo producto o servicio, será entonces evidente la posibilidad de confusión.
Agua purificada no es un competidor directo de bebidas energéticas; sin embargo, se trata de bienes intercambiables, pues aunque no tengan el mismo objetivo, si el consumidor las encuentra en un comercio, ante la ausencia del originalmente buscado, puede optar por el otro, por estimar que satisfacen igual necesidad.
iv) Carácter complementario. Los productos o servicios tienen este carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro y no meramente auxiliar o accesorio. Este criterio evidencia inmediatamente la conexidad que pudiera existir entre los productos o servicios, pues denota la existencia o no de una relación entre los mismos.
Ejemplo de ellos son la marca de televisores y el servicio de reparación de televisores; la marca de bicicletas y la de refacciones de bicicletas; la de zapatos y la de cinturones.
v) Público de referencia. Se refiere a los clientes reales y potenciales de los productos y servicios. Es un criterio que tiende a evidenciar el sector comercial al que están dirigidos, que si bien éstos normalmente buscan permear en el público general, lo cierto es que existen también productos o servicios especializados que son consumidos únicamente por un sector específico del público consumidor.
Ejemplo de ello son las turbinas de avión y el servicio relativo a su mantenimiento, pelotas de golf, cuerdas profesionales para instrumentos musicales, etcétera.
vi) Canales de distribución. Se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios; constituye un indicio que permite conocer la posibilidad de confusión, en la medida en que no siempre se comercializarán en el mismo sector. Por ejemplo, un elemento químico en estado puro no emplea los mismos canales de distribución una vez que es incorporado o mezclado con otros elementos para dar como resultado un producto terminado que satisface una necesidad específica y que, como tal, se encuentra a disposición del público en general.
Los distintos criterios a que se ha hecho referencia, se encuentran estrechamente vinculados. Sin embargo, para determinar la existencia o no de riesgo de confusión bajo el principio de especialidad, resulta innecesario que concurran en su totalidad, sino que la autoridad encargada de resolver lo conducente (IMPI), deberá valorar en cada caso concreto si la actualización de algunos factores resulta suficiente para generar o no la confusión.
Conforme a lo anterior, el análisis de confusión marcaria por identidad o similitud en los productos o servicios que amparan las marcas –principio de especialidad marcaria-, constituye una labor sumamente subjetiva que requiere el establecimiento de criterios o directrices que orienten de manera general, la forma en que dicho estudio debe realizarse y los factores elementales a considerar para determinar la existencia o no de riesgo de confusión y, en consecuencia, la posibilidad de que dos signos similares o idénticos coexistan en el mercado con el fin primordial de proteger esos bienes intangibles que son las marcas y que inciden directamente en el valor comercial de las empresas.
